文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 李春暉

　　摘要

　　法釋〔2016〕1號對功能性特征提出了定義，其包括形式定義和對非功能性特征的實質(zhì)性排除兩部分。形式識別功能性特征的關(guān)鍵在于判斷何為功能/效果的表達。例如對涉及計算機程序的產(chǎn)品權(quán)利要求，不能將與方法步驟對應(yīng)的“裝置+功能” 一概認(rèn)作功能性特征。實質(zhì)排除非功能性特征時，本領(lǐng)域技術(shù)人員從權(quán)利要求所確定的具體實施方式可以是實現(xiàn)功能/效果的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或方法步驟，可能來源于功能執(zhí)行主體的術(shù)語本身、對功能執(zhí)行主體的具體實施方式限定及從功能/效果描述能確定的具體實施方式。前述“功能+裝置”特征的具體實施方式即為實現(xiàn)該功能的方法步驟，而非硬件結(jié)構(gòu)。在識別功能性特征時，只能依據(jù)權(quán)利要求自身和外部證據(jù)，而不能查看說明書。

　　關(guān)鍵詞：功能性特征 定義 功能 效果 具體實施方式

　　一、引言：功能性特征之定義與解釋的發(fā)展

　　作為權(quán)利要求撰寫會用到的一種特征描述方式，1993年審查指南即已涉及“功能性限定”即“用功能限定……特征的寫法”1，以及“使用功能或者效果特征來限定發(fā)明”或“技術(shù)特征”2。這些說法一直延續(xù)到2010年專利審查指南，并引入了“功能性限定的（技術(shù)）特征”的說法3。

　　在專利審查實踐中，不提倡用功能/效果來限定技術(shù)特征。作為對該撰寫方式（及其他過寬上位概念）的限制，國家知識產(chǎn)權(quán)局與其他專利局一樣基于最寬解釋原則來進行支持問題和新穎性、創(chuàng)造性問題等的審查。

　　很多人一度認(rèn)為侵權(quán)司法實踐中對技術(shù)特征的解釋原則與確權(quán)階段是一致的。那么功能性限定的技術(shù)特征將被“理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方式”4。但功能性限定的技術(shù)特征與使用本領(lǐng)域通用術(shù)語的普通技術(shù)特征（上位概念）的區(qū)別在于，后者已有較明確的內(nèi)涵和外延，覆蓋范圍是有限的；而功能性限定的技術(shù)特征雖有較明確的功能/效果，但外延尚未明確，不能明了究竟涵蓋哪些有限的具體實施方式，理論上的覆蓋范圍是無限的，可能大大超出發(fā)明人所作技術(shù)貢獻。

　　在此情況下，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（下稱《解釋》）5規(guī)定：對于以功能或效果表述的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)“結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。”如此解釋的保護范圍明顯小于其字面含義。此時，一個技術(shù)特征是被判定為功能或效果表述的技術(shù)特征還是普通技術(shù)特征，對保護范圍有重要影響。因此，如何定義和識別“以功能或者效果表述的技術(shù)特征”非常重要。

　　對此人民法院和行政執(zhí)法機關(guān)均進行了有益的探討，例如《專利侵權(quán)判定指南》6及《專利侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)和假冒專利行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)指引（征求意見稿）》（下稱《指引》）7。

　　在各種爭鳴的基礎(chǔ)上，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（下稱《解釋二》）規(guī)定：“功能性特征，是指對于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進行限定的技術(shù)特征，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)上述功能或者效果的具體實施方式的除外。”8該定義以但書為界分為兩個部分：前一部分是對功能性特征的形式定義，后面的但書部分是從實質(zhì)上對非功能性特征的排除。

　　《解釋二》還引入了另一大的變化9：對于功能性特征，其等同特征僅覆蓋“以基本相同的手段，實現(xiàn)相同的功能，達到相同的效果”的技術(shù)特征10，不同于普通技術(shù)特征的“手段、功能、效果”均為“基本相同”的等同標(biāo)準(zhǔn)。 該規(guī)定為功能性特征的最終保護范圍，不應(yīng)再對功能或效果進行“二次等同”11。如此，一技術(shù)特征是否被認(rèn)定為功能性特征，所產(chǎn)生的保護范圍的差別就更加明顯，因此正確識別功能性特征變得尤為重要。

　　《解釋二》定義的具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)尚不明確。何種語言表示功能/效果而何種語言不是？何種情況算是“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)……功能或者效果的具體實施方式”？

　　二、美國專利法之功能性特征簡介

　　《解釋》及《解釋二》的規(guī)定類似于美國專利法第112條(f)款的規(guī)定：被表達為執(zhí)行指定功能的手段或步驟的特征（未記載支持該功能的結(jié)構(gòu)、材料或動作）應(yīng)被解釋為覆蓋說明書中所描述的相應(yīng)結(jié)構(gòu)、材料或動作，以及其等同方案12。該條款不僅適用于侵權(quán)訴訟，也適用于USPTO的專利審查：基于該條款來解釋功能性特征被認(rèn)為仍然符合最寬解釋原則13。從豐富的司法實踐中，USPTO之MPEP歸納了確定何時適用第112條(f)款的規(guī)則14，相當(dāng)于對功能性特征進行了定義。簡言之該規(guī)則有三方面的要素：1）無具體結(jié)構(gòu)含義的術(shù)語作為功能執(zhí)行主體；2）功能性語言的修飾；3）沒有充分描述功能的具體實施方式。

　　可見，《解釋二》與MPEP對功能性特征給出定義的方式不同。MPEP遵循了英美法一貫的分析傳統(tǒng)。而《解釋二》則體現(xiàn)了中國式的重實質(zhì)和綜合判斷、輕程序和分析的傳統(tǒng)。兩種方式各有優(yōu)缺點。側(cè)重于分析的定義易于操作，但有時未免機械僵化，比如美國專利實踐常因法官對個案的分析，而機械式地避免或有意使用某些詞匯。側(cè)重于綜合判斷的定義則反之，可能強調(diào)了實質(zhì)的公平正義，然而由于缺乏分析，不易操作。例如在《解釋二》中，如公知常識問題一樣，將判斷的關(guān)鍵交付給了放之四海而皆準(zhǔn)的“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”。這種做法可能會增加結(jié)論的任意性，不利于司法標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。

　　因此本文的目的在于在中國專利法語境之下，針對《解釋二》的定義提出的兩個問題，探討行之有效的識別功能性特征的方法。

　　三、功能性特征之形式識別

　　3.1 一般情形

　　權(quán)利要求有兩種基本類型，即物的權(quán)利要求（產(chǎn)品）和活動的權(quán)利要求（方法）15。相應(yīng)的技術(shù)特征一般為結(jié)構(gòu)特征和方法特征16。在特殊情況下，產(chǎn)品權(quán)利要求也可包括方法特征17，方法權(quán)利要求也可包括所涉產(chǎn)品/設(shè)備的結(jié)構(gòu)特征。

　　相應(yīng)地，功能性特征既可針對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也可針對方法步驟。審查指南僅針對產(chǎn)品權(quán)利要求規(guī)定了對功能性特征的使用限制18，但并未否定其他類型的權(quán)利要求也可包括功能性特征。MPEP的定義或者說判定標(biāo)準(zhǔn)涉及對手段（或裝置，means）和步驟的功能性限定。《解釋二》的定義所涉及的特征類型涵蓋了《專利侵權(quán)判定指南》和《指引》，包括“結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系”。其中“組分”可視為廣義“結(jié)構(gòu)”之一種，“條件”和“關(guān)系”皆附屬于“結(jié)構(gòu)”或“步驟”。

　　這樣，形式上看，標(biāo)準(zhǔn)的功能性特征是滿足MPEP的三項判定標(biāo)準(zhǔn)的樣式：“用于實現(xiàn)某功能/效果的裝置/步驟”。其中，作為中心詞的功能執(zhí)行主體是否有具體實施方式（結(jié)構(gòu)）的含義，對技術(shù)特征的描述是否包括對具體實施方式的描述以及這種描述是否足夠，需依據(jù)《解釋二》定義的但書部分進行實質(zhì)判定。

　　毫無疑問，功能性特征之核心在于功能/效果，因此形式上的初步識別的關(guān)鍵在于對功能/效果的識別。通常認(rèn)為，功能是表示“做什么”，而功能的具體實施方式是解決“如何做”的問題19。在產(chǎn)品技術(shù)方案中，“如何做”即體現(xiàn)為具體的結(jié)構(gòu)描述，因此在產(chǎn)品權(quán)利要求中表示功能/效果的語言在結(jié)構(gòu)特征的背景下易于區(qū)分。

　　3.2 功能/效果與方法步驟特征之區(qū)分

　　對于針對方法步驟的功能性特征的識別則不太容易，因為在方法權(quán)利要求中“如何做”與“做什么”的界限仍難把握。不同于產(chǎn)品中“如何做”是通過結(jié)構(gòu)實現(xiàn)，方法中的“如何做”仍是“做什么”的一種。即，方法步驟中功能/效果是作為終極目的的“做什么”，“如何做”則是作為手段的“做什么”。而何為手段，何為終極目的，界限有時并不分明，須個案考慮。

　　此外，在產(chǎn)品權(quán)利要求也可以包括方法特征例如產(chǎn)品部件的動作時，其在產(chǎn)品的其他結(jié)構(gòu)特征的映襯之下，很容易被視為對該部件的功能性限定，而實質(zhì)可能并非如此。

　　這種糾結(jié)在涉及計算機程序（軟件）的專利中表現(xiàn)極為明顯。此類專利一般包括（但不限于）方法權(quán)利要求以及相應(yīng)的“裝置+功能”產(chǎn)品權(quán)利要求，或作為其變形的“處理器+操作步驟”或“存儲器+操作指令”寫法。

　　一方面，方法步驟在方法權(quán)利要求中理所當(dāng)然的存在，某種程度上導(dǎo)致了對其中的功能性特征的忽視，即相比較而言不容易將方法步驟認(rèn)定為功能性特征。另一方面，一旦將其轉(zhuǎn)換為“裝置+功能”寫法，則往往不加區(qū)分地認(rèn)為全部“裝置+功能”都屬于功能性特征。事實上，兩種權(quán)利要求本是同根生，對其中功能性特征的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)一致才對。

　　諾基亞訴上海華勤案20就是這種錯誤的典型。涉案專利權(quán)利要求是在相應(yīng)方法步驟特征前附加“被配置為”進行限定。兩審法院均認(rèn)為，在文義上應(yīng)將“被配置為”理解為使具備或達到其所限定的執(zhí)行某一步驟的功能/效果，因此直接認(rèn)定其屬于功能性特征。即，“執(zhí)行某一步驟”本身被認(rèn)定為一種功能或效果，而未實際考察對該步驟本身的限定是否真正為功能性限定。雖然法院隨后也將繼續(xù)考察本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過閱讀權(quán)利要求書（及說明書和附圖——此與《解釋二》不同）是否可以直接、明確地確定技術(shù)內(nèi)容，但這種考察即使能排除部分也不可能排除所有假功能性特征（見4.2.4節(jié)），與從源頭判定是否為功能性特征的結(jié)果是不同的。

　　其實，涉及計算機程序的產(chǎn)品權(quán)利要求的所謂“裝置+功能”寫法中，雖然也用了“功能”的字眼，但其指相應(yīng)的“裝置”所要完成的任務(wù)步驟， 與“功能性特征”中的“功能”不可混同。

　　因此，對于本質(zhì)上涉及方法步驟的技術(shù)特征，無論是在產(chǎn)品權(quán)利要求還是在方法權(quán)利要求當(dāng)中，不應(yīng)根據(jù)撰寫形式機械地判斷，而應(yīng)具體考察限定該方法步驟（或者對應(yīng)的裝置）的技術(shù)特征究竟是對終極功能/效果的描述，還是對作為手段的“如何做”的描述。

　　四、非功能性特征之實質(zhì)排除

　　4.1 “具體實施方式”之含義

　　如前所述，功能性特征可以針對結(jié)構(gòu)特征，也可針對方法步驟特征。所謂實現(xiàn)功能/效果的具體實施方式，自然是指具體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或方法步驟。

　　與本文第三部分的討論相關(guān)聯(lián)，對于與計算機程序有關(guān)的方法權(quán)利要求及以之為基礎(chǔ)的“裝置+功能”產(chǎn)品權(quán)利要求，何為“具體實施方式”同樣是個問題。同樣在諾基亞訴上海華勤案中，在認(rèn)定了權(quán)利要求中的功能性特征后，法院繼續(xù)考察其是否屬于“能夠從權(quán)利要求確定功能性特征的具體實施方式”這樣的例外。法院認(rèn)為，權(quán)利要求中的功能性裝置在說明書中沒有記載具體實施方式，僅有方法、步驟或功能，因而不清楚，無法界定有意義的保護范圍。與在第一步判斷中直接將基于方法步驟的“裝置+功能”視為功能性特征一脈相承，法院在此繼續(xù)不將有關(guān)方法、步驟的技術(shù)內(nèi)容（無論是記載在權(quán)利要求還是記載在說明書中的）作為產(chǎn)品權(quán)利要求的“裝置+功能”的具體實施方式，因為其并非結(jié)構(gòu)特征（“缺乏對裝置本身的描述”）。

　　對基于計算機程序的產(chǎn)品權(quán)利要求以上述標(biāo)準(zhǔn)進行審判是不合理的。事實上，審查指南已經(jīng)規(guī)定此類裝置權(quán)利要求應(yīng)理解為計算機程序?qū)崿F(xiàn)解決方案的功能模塊架構(gòu)，而非硬件實現(xiàn)的實體裝置21。類似問題在美國司法實踐中也已得到完美解決：對于軟件算法所執(zhí)行的功能，所對應(yīng)的“結(jié)構(gòu)”即為算法本身22。注意，這里的算法并非一定指體現(xiàn)為軟件代碼的具體算法，而可以是自然語言的技術(shù)方案描述，如體現(xiàn)為方法步驟的程序流程。

　　亦即，對于涉及計算機程序的產(chǎn)品權(quán)利要求，其“裝置+功能”特征或類似特征的具體實施方式即為實現(xiàn)該功能的具體方法步驟。這進一步印證了在第三部分所討論的功能/效果的判定中，若“裝置+功能”本身記載了具體算法，則其不應(yīng)被視為功能性特征。或者即使其在形式識別階段被（錯誤地）認(rèn)定為功能性特征，那么在實質(zhì)排除階段，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員也應(yīng)能從權(quán)利要求直接、明確地確定具體實施方式。對于相應(yīng)方法權(quán)利要求的步驟，其是否為功能性特征，或者功能性特征的具體實施方式為何，是相同的道理。

　　4.2 具體實施方式之來源

　　4.2.1 “內(nèi)部證據(jù)”與外部證據(jù)

　　《解釋二》定義但書部分的“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)……功能或者效果的具體實施方式”，其基本含義有兩層：

　　1）據(jù)以理解功能性特征的具體實施方式的內(nèi)部證據(jù)限于權(quán)利要求自身，而不包括專利文件的其他內(nèi)容。這就是為何本節(jié)標(biāo)題對“內(nèi)部證據(jù)”使用引號，以區(qū)別于在權(quán)利要求解釋的語境下通常所稱的、包括說明書和附圖在內(nèi)的內(nèi)部證據(jù)。當(dāng)借助于說明書來解釋功能性特征時，已經(jīng)是例如根據(jù)《解釋二》第8條第2款，針對已經(jīng)認(rèn)定了的功能性特征，根據(jù)其在說明書中的具體實施方式來判定相同/等同侵權(quán)的范疇。這一點曾經(jīng)存在過混淆不明的情況，例如在《指引》中，可以通過閱讀權(quán)利要求書、說明書和附圖來認(rèn)定“所屬領(lǐng)域普遍知悉的、約定俗成的上位概念”23。

　　2）本領(lǐng)域技術(shù)人員可從權(quán)利要求直接、明確地確定具體實施方式。“直接、明確”的措辭與審查指南涉及修改超范圍問題時所用的措辭“直接地、毫無疑義地”相近。《解釋二》的制訂歷史及此前的爭鳴是十分有意義的參考。比如，《解釋二》征求意見稿包括“當(dāng)事人舉證證明技術(shù)術(shù)語系本領(lǐng)域約定俗成的”24內(nèi)容；《專利侵權(quán)判定指南》使用了“所述技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員普遍知曉”的措辭；《指引》則同時提及“普遍知悉”和“約定俗成”。由此觀之，“直接、明確”的含義接近于要求基于公知常識進行判斷。

　　 “直接、明確”的措辭是否意味著不能使用任何外部證據(jù)？筆者不這么認(rèn)為。首先，具體的判定者不等于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員。后者所應(yīng)知曉的知識，具體的個體未必知道。因此，雖因使用了“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”的概念，外部證據(jù)不必反映在功能性特征的定義和判定標(biāo)準(zhǔn)的文字當(dāng)中，但在實踐中仍需通過舉證來證明本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的知識范圍應(yīng)該是什么。其次，為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員所熟知的技術(shù)內(nèi)容方可能依據(jù)權(quán)利要求直接、明確地確定，因此多半已反映在技術(shù)詞典、教科書等公知常識性證據(jù)當(dāng)中。因此，使用外部證據(jù)來證明本領(lǐng)域技術(shù)人員能從權(quán)利要求確定的具體實施方式，不僅是可行的，而且是必要的。

　　4.2.2 功能執(zhí)行主體所反映的具體實施方式

　　美國專利法第112條（f）款之“裝置/手段”，《解釋二》之“結(jié)構(gòu)”、“組分”、“條件”、“關(guān)系”均為非結(jié)構(gòu)術(shù)語，未表達任何具體的實施方式（結(jié)構(gòu)）。類似的術(shù)語還有“模塊”、“器件”、“單元”、“部件”、“元件”、“組件”、“設(shè)備”、“機器”、“系統(tǒng)”25等。

　　很多情況下，表示功能執(zhí)行主體的術(shù)語可能具有一定程度的結(jié)構(gòu)含義。比如對于“凸緣”，本領(lǐng)域技術(shù)人員了解其一般有哪些式樣的結(jié)構(gòu)。在前述MPEP判定標(biāo)準(zhǔn)第1）條中，對非結(jié)構(gòu)術(shù)語的要求一般比較剛性。但《解釋二》的綜合判斷方式意味著功能執(zhí)行主體術(shù)語的任何具體實施方式含義可以是綜合判斷所確定的具體實施方式的一部分。若術(shù)語的結(jié)構(gòu)含義足以實現(xiàn)所要實現(xiàn)的功能/效果，則不會導(dǎo)致認(rèn)定功能性特征；反之則需進一步進行其他方面的判斷 。

　　方法權(quán)利要求存在類似情形。例如“步驟”、“工藝”等詞匯未反映任何具體實施方式的信息。而“淬火工藝”、“降噪算法/裝置”則反映了一定的具體實施方式信息，同樣需進一步考察其具體實施方式是否足以實現(xiàn)所聲稱的功能/效果。

　　4.2.3 對功能執(zhí)行主體的具體實施方式限定

　　這對應(yīng)于MPEP判定標(biāo)準(zhǔn)的第3）條。

　　既用功能/效果，又用至少部分具體實施方式（例如結(jié)構(gòu)）進行了限定的技術(shù)特征，是否被認(rèn)定為功能性特征，其原理與4.2.2節(jié)類似，取決于所述具體實施方式能否實現(xiàn)所聲稱的功能/效果，或者說是否為與“功能性或效果性語言”“相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、材料、步驟等特征”26。

　　例如在塞伯訴浙江愛仕達、杭州家樂福案27中,權(quán)利要求雖然描述了閉鎖裝置的兩個組成部件閉鎖凸緣和閉鎖抵對凸緣及其位置和相互配合，但所有這些已經(jīng)描述的結(jié)構(gòu)不足以達到所要的效果即“確保安全銷保持在其第二停止位置”，因此屬于功能性特征。

　　4.2.4 功能/效果本身所反映的具體實施方式

　　一方面，在所屬技術(shù)領(lǐng)域，某些功能/效果的實現(xiàn)可能具有公認(rèn)的、常規(guī)的實現(xiàn)方式，故其限定的技術(shù)特征不能被認(rèn)定為功能性特征。這類似于4.2.2節(jié)，區(qū)別在于在本領(lǐng)域已具有公知具體實施方式含義的，是有關(guān)功能執(zhí)行主體的術(shù)語，還是有關(guān)功能/效果的術(shù)語。

　　另一方面，在實質(zhì)排除階段，某些疑似功能/效果的描述可以被澄清為具體實施方式。例如，若涉及計算機程序的方法權(quán)利要求的方法步驟本身記載的是具體實施方式（算法），而不含有功能/效果描述，那么與之相應(yīng)的產(chǎn)品權(quán)利要求中的“裝置+功能”，“處理器+步驟”或者“存儲器+指令”特征，即使在形式識別階段被錯誤地暫定為功能性特征，也能因為可以明確其具體實施方式而最終判定為非功能性特征。

　　然而，這種先暫定為功能性特征、再予以例外排除的方式仍存漏洞。對于“裝置+功能”，如果其中對相應(yīng)方法步驟的描述包含了不查看說明書無法具體明確其具體實施方式的上位概念（但不涉功能/效果），則無法據(jù)《解釋二》定義之但書予以排除，從而按照《解釋二》第8條第2款，在“等同”方面受到更嚴(yán)格的限制。這種情況是不合理的：在相應(yīng)的方法權(quán)利要求中，非功能性限定的方法步驟并不會被默認(rèn)為功能性特征，其中即使包含上位概念也并不會改變該方法步驟的非功能性特征的性質(zhì)，除非該上位概念本身表示功能/效果或能將該方法步驟的限定轉(zhuǎn)換為對功能/效果的描述。

　　因此，上述漏洞再次表明，基于計算機程序方法的產(chǎn)品權(quán)利要求中的“裝置+功能”寫法不宜被當(dāng)然認(rèn)定為或預(yù)先假定為功能性特征。

　　4.3 特殊情形：“單詞”化的功能性特征

　　語言可以簡化。某些情況下標(biāo)準(zhǔn)的功能性特征甚至能簡化為單個詞語。例如，“改變電壓的裝置”可簡化為“變壓器”等。事實上，很多普通術(shù)語的淵源正是對其指稱的事物所完成的功能或任務(wù)的表述，例如濾波器、剎車、夾具等28，又如導(dǎo)體、散熱裝置、粘結(jié)劑、放大器、變速器、濾波器29等。

　　以上舉例屬于已約定俗成，就其字面所示的功能而言相應(yīng)的具體實施方式已為本領(lǐng)域技術(shù)人員所熟知的例子（若涉字面所示之外的功能，則將回歸到4.2節(jié)所討論的問題），因而也屬于《解釋二》定義但書部分的例外。即，該類詞語徒具功能性特征的外表，實已為具有確定含義的結(jié)構(gòu)特征30。此為4.2.4節(jié)之情形的進化，同時也是向4.2.2節(jié)之情形的回歸。

　　然而真正的功能性特征也可能采用類似的外表，比如發(fā)明人自造詞。那么如何區(qū)分？完全依靠法官的自由心證（所謂本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的理解和認(rèn)知）？鑒于是否認(rèn)定為功能性特征會產(chǎn)生在等同原則適用上的巨大差異，如同“公知常識”一樣將似功能性特征的表述是否已含有具體實施方式的含義托付給自由心證是不謹(jǐn)慎的。如4.2.1節(jié)所述，依據(jù)外部證據(jù)來判斷是必要的、可行的。在類似情況下，MPEP也要求審查員應(yīng)當(dāng)查看通用詞典、專業(yè)詞典、現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)以證明帶有功能的術(shù)語已具有公認(rèn)或者業(yè)內(nèi)認(rèn)可的結(jié)構(gòu)含義31。

　　五、結(jié)論與展望

　　概言之，對功能性特征的識別須重點考慮以下要素：

　　1.準(zhǔn)確判斷何為功能/效果的表達。其與具體實施方式的區(qū)分在于“做什么”和“如何做”。此看似直觀的問題在本質(zhì)上涉及方法的權(quán)利要求（或產(chǎn)品權(quán)利要求的方法特征）中須仔細斟酌。尤其是對于涉及計算機程序的權(quán)利要求，筆者認(rèn)為，既不可忽視方法權(quán)利要求中可能存在的功能性特征，又不能僅僅基于撰寫的形式而將產(chǎn)品權(quán)利要求中的“裝置+功能”一概認(rèn)作功能性特征。相反，應(yīng)具體問題具體分析，考察某具體的描述是終極的功能/效果，還是實施手段。

　　2. 具體實施方式的含義。相應(yīng)于產(chǎn)品與方法權(quán)利要求之分，具體實施方式可能是實現(xiàn)功能/效果的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或方法步驟。筆者認(rèn)為，對于涉及計算機程序的權(quán)利要求，其中的“功能+裝置”特征的具體實施方式即為實現(xiàn)該功能的方法步驟，而非硬件結(jié)構(gòu)。

　　3．具體實施方式的來源。本領(lǐng)域技術(shù)人員從權(quán)利要求所確定的具體實施方式可能來源于三個部分（可任意組合）：功能執(zhí)行主體的術(shù)語本身的具體實施方式含義；對功能執(zhí)行主體的限定直接描述了的具體實施方式；以及本領(lǐng)域技術(shù)人員從功能/效果描述已能明了的具體實施方式。需要注意，語言的濃縮可導(dǎo)致功能性特征進化為單個詞，這樣的單詞可能仍然是不能被但書排除的功能性特征，也可能是已經(jīng)進化為具有具體實施方式含義的普通技術(shù)術(shù)語。

　　4．證據(jù)。在判斷功能執(zhí)行主體的術(shù)語本身是否具有具體實施方式的含義，功能/效果是否隱含了具體實施方式，以及在判斷單獨一個詞匯的表述本身是否為功能性特征時，只能依據(jù)權(quán)利要求自身而不能查看說明書。同時，所謂“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員……直接、明確地確定……具體實施方式”, 并不排除外部證據(jù)包括公知常識性證據(jù)如詞典、教科書等的使用，而且應(yīng)當(dāng)以證據(jù)為基礎(chǔ)。

　　可以想見，在司法實踐中，將出現(xiàn)何為功能/效果、何為具體實施方式的爭鳴和分歧，尤其是在涉及方法步驟的功能性特征的識別方面，筆者期待有更多的司法案例來充實本文的探討。不過，至少對涉及計算機程序的“裝置+功能”特征，筆者認(rèn)為結(jié)論可以是確定的：不可一概視為功能性特征，并且其具體實施方式即為其具體方法步驟而非硬件結(jié)構(gòu)。

　　此外，筆者十分擔(dān)憂當(dāng)站在“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”的角度確定能否從權(quán)利要求直接、明確地確定具體實施方式時，將面對與目前專利實踐中確定所謂“公知常識”時同樣的困難，包括任意性。因此有必要在未來的司法實踐中，發(fā)展出更加細致的規(guī)則，并重視外部證據(jù)的使用。

　　參考文獻：
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　　[06] 最高人民法院. 最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）（法釋〔2016〕1號）. 2016年3月21日發(fā)布：第8條.
　　[07] 宋曉明，王闖，李劍. 《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》的理解與適用[J]. 人民司法.應(yīng)用，2016(10)：28-31.
　　[08] 35 USC 112(f).
　　[09] In re Donaldson, 16 F.3d at 1194, 29 USPA2d at 1850.
　　[10] MPEP§2181 I.
　　[11] Seal-Flex, Inc. v. Athletic Track and Court Construction, 172 F.3d 836, 850, 50 USPQ2d 1225, 1234 (Fed. Cir.1999) (Rader, J., concurring).
　　[12] 上海市高級人民法院(2013)滬高民三(知)終字第96號民事判決書（2014年）。
　　[13] WMS Gaming, Inc. v. Int’l Game Tech., 184 F.3d 1339, 1348–49 (Fed. Cir. 1999).
　　[14] 國家知識產(chǎn)權(quán)局. 專利侵權(quán)行為認(rèn)定指南（試行）. 2016年5月印發(fā)給各地知識產(chǎn)權(quán)局(國知發(fā)管字[2016]31號).
　　[15] 最高人民法院. 最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）（公開征求意見稿）.2014年7月發(fā)布（第八稿）：第10條.
　　[16] 浙江省高級人民法院（2013）浙知終字第59號民事判決書(2013年)。
　　[17] Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91 F.3d 1580, 1583-84, 39 USPQ2d 1783, 178-87 (Fed.Cir.1996).
　　[18] Ex parte Rodriguez, 92 USPQ2d 1395, 1404 (Bd. Pat. App. & Int. 2009).

　　注釋：
　　1中國專利局. 審查指南1993[M].北京：專利文獻出版社，1993：第二部分第二章3.2.1節(jié)第5段.
　　2同前注，3.2.2節(jié)第4段。
　　3國家知識產(chǎn)權(quán)局. 專利審查指南2010[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010: 145(第二部分第二章3.2.1節(jié)第7-8段).
　　4同前注，第8段。
　　5最高人民法院. 最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(法釋〔2009〕21號). 2009年12月28日發(fā)布：第4條.
　　6北京市高級人民法院. 專利侵權(quán)判定指南.2013 年 9 月 4 日下發(fā)至北京市屬中級法院和基層法院：第16條.
　　7國家知識產(chǎn)權(quán)局. 專利侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)和假冒專利行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)指引（征求意見稿）.2013年9月26日發(fā)布：16-17(第一編第1章第2節(jié)之5.3).
　　8最高人民法院. 最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）(法釋〔2016〕1號). 2016年3月21日發(fā)布：第8條第1款.
　　9同腳注8：第8條第2款。
　　10本文不討論判斷是否等同的時間節(jié)點和“創(chuàng)造性勞動”的問題。
　　11宋曉明，王闖，李劍. 《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》的理解與適用[J]. 人民司法.應(yīng)用，2016(10)：28-31.
　　12 35 USC 112(f). 該款規(guī)定在AIA（《美國發(fā)明法案》）之前為35 USC 112, six paragraph，AIA之后的現(xiàn)行美國專利法中為35 USC 112(f)。
　　13 See In re Donaldson, 16 F.3d at 1194, 29 USPA2d at 1850 (stating that 35 U.S.C. 112, six paragraph “merely sets a limit on how broadly the PTO may construe means-plus-function language under the rubric of reasonable interpretation.”)
　　14 MPEP§2181 I.
　　15同腳注3: 141(第二部分第二章3.1.1節(jié)第1段).
　　16同腳注3: 141-142(第二部分第二章3.1.1節(jié)第2段).
　　17同腳注16。
　　18同腳注3，第7-9段。
　　19 Seal-Flex, Inc. v. Athletic Track and Court Construction, 172 F.3d 836, 850, 50 USPQ2d 1225, 1234 (Fed. Cir.1999) (Rader, J., concurring) (“Claim elements without express step-plus-function language may nevertheless fall within Section 112, Para.6 if they merely clam the underlying function without recitation of acts for performing that function…. In general terms, the ‘underlying function’ of a method claim element corresponds to what that element ultimately accomplishes in relationship to what the other elements of the claim and the claim as a whole accomplish, ‘Acts,’ on the other hand, correspond to how the function is accomplished. ”)
　　20上海市高級人民法院(2013)滬高民三(知)終字第96號民事判決書（2014年）。
　　21同腳注3: 272(第二部分第九章5.2節(jié)第2段).
　　22WMS Gaming, Inc. v. Int’l Game Tech., 184 F.3d 1339, 1348–49 (Fed. Cir. 1999) (“[T]he corresponding structure for a function performed by a software algorithm is the algorithm itself.”)
　　23但在國家知識產(chǎn)權(quán)局2016年5月通過國知發(fā)管字[2016]31號印發(fā)給各地知識產(chǎn)權(quán)局的《專利侵權(quán)行為認(rèn)定指南（試行）》中，完全未涉及權(quán)利要求保護范圍的確定。
　　24最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）（公開征求意見稿）.2014年7月發(fā)布（第八稿）：第10條.
　　25MPEP§2181 I.
　　26同腳注6。
　　27浙江省高級人民法院（2013）浙知終字第59號民事判決書(2013年)。
　　28Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91 F.3d 1580, 1583-84, 39 USPQ2d 1783, 178-87 (Fed.Cir.1996).
　　29同腳注6。
　　30同腳注19, “What is important is not simply that a ‘detent’ or ‘detent mechanism’ is defined in terms of what it does, but that the term, as the name for structure, has reasonably well understood meaning in the art.”
　　31 Ex parte Rodriguez, 92 USPQ2d 1395, 1404 (Bd. Pat. App. & Int. 2009).